Патент аннулирован, а роялти платить: ВС защитил лицензиара

Обстоятельства спора

Общество (лицензиар) предоставило заводу (лицензиату) за вознаграждение неисключительную лицензию на изобретение — право изготавливать, применять и иначе вводить в оборот продукцию по лицензии. Лицензиар уведомил завод о прекращении отношений с 1 января 2021 года в связи с истечением срока договора.

Решением Роспатента от 30 октября 2021 года патент признан недействительным полностью. Завод так и не оплатил счета за период до прекращения договора, и лицензиар обратился в суд за долгом и процентами. Первая инстанция отказала, апелляция и Суд по интеллектуальным правам согласились: по их мнению, признание патента недействительным прекращает все обязательства по лицензионному договору.

Позиция сторон

Лицензиар ссылался на то, что договор фактически исполнялся, и представил полученные от завода отчеты об объемах и стоимости произведенной по лицензии продукции и цене ее реализации. Кроме того, договор предусматривал, что его положения применяются до окончательного урегулирования платежей, возникших в период действия.

Лицензиат отрицал обязанность платить, ссылаясь на аннулирование патента.

Что решил суд и почему

По п. 4, 5 ст. 1398 ГК РФ патент, признанный недействительным, аннулируется с даты подачи заявки. Однако п. 6 той же статьи прямо устанавливает: лицензионные договоры, заключенные на основе такого патента, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту решения о недействительности.

Опираясь на п. 141 Пленума ВС № 10, коллегия сформулировала правило: лицензиату надлежит отказывать в возврате платежей за период до признания патента недействительным, а лицензиар вправе требовать неуплаченных платежей за этот же период. Иными словами, лицензиар вправе получить роялти за время, когда стороны исполняли договор, «предполагая, что патент действителен».

Суд первой инстанции ограничился ссылкой на возражения ответчика, не исследовал обстоятельства исполнения договора, не оценил отчеты лицензиата и не проверил наличие и размер долга. Поэтому акты отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Где ошиблись нижестоящие суды

Суды проигнорировали п. 6 ст. 1398 ГК РФ, распространив последствия аннулирования патента на уже исполненную часть договора, и не дали оценки ключевым доказательствам — отчетам самого лицензиата и условию договора о расчетах после его прекращения.

Что это значит для бизнеса

Лицензиаты не смогут избежать оплаты за прошлое использование изобретения, добившись аннулирования патента. Пока продукция выпускалась и продавалась под защитой патента, роялти остаются заработанными лицензиаром.

Для лицензиаров важны два инструмента: условие о сохранении платежных обязательств после прекращения договора и регулярная отчетность лицензиата об объемах выпуска и продаж.

Как действовать в похожей ситуации

1. Лицензиару — собрать отчеты лицензиата, счета, переписку и расчет задолженности за период до решения о недействительности патента.

2. Проверить, есть ли в договоре условие о действии платежных обязательств после его прекращения, и сослаться на него.

3. Направить лицензиату претензию с расчетом роялти и процентов.

4. В иске опираться на п. 6 ст. 1398 ГК РФ и п. 141 Пленума ВС № 10.

5. Лицензиату — не рассчитывать на возврат уже уплаченного и заранее оценить долг за период фактического использования.