Знак-персонаж за неиспользование не снять, если права на героя у владельца

Обстоятельства спора

Производитель предложил правообладателю товарного знака продать исключительное право на него, но ответа не получил. Тогда он обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны знака вследствие неиспользования (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Знак представлял собой изображение персонажа, исключительное право на которого как на объект авторского права тоже принадлежало ответчику. СИП, а затем его президиум признали истца заинтересованным лицом, поскольку тот фактически уже использовал спорное обозначение, и иск удовлетворили.

Позиция сторон

Истец считал, что использование им обозначения в своей деятельности само по себе доказывает интерес в снятии знака.

Правообладатель возражал: даже если охрана знака прекратится, любое использование изображения персонажа производителем или третьими лицами будет нарушать его авторское право.

Что решил суд и почему

ВС напомнил, что по ч. 1 ст. 4 АПК РФ, ст. 12 и п. 1 ст. 1486 ГК РФ иск о прекращении охраны знака может заявить только заинтересованное лицо, а отсутствие заинтересованности — самостоятельное основание для отказа. Заинтересованность устанавливается через реальность намерения использовать обозначение после снятия охраны: однородная деятельность или подготовка к ней. Суд должен оценить, может ли истец использовать обозначение — с регистрацией или без нее — «не нарушая при этом прав и законных интересов третьих лиц».

Персонаж произведения охраняется как объект авторского права (п. 7 ст. 1259, ст. 1301 ГК РФ), а его автору принадлежит исключительное право, включая право на воспроизведение (п. 1, 2 ст. 1270 ГК РФ). Значит, использование изображения персонажа без согласия правообладателя будет нарушением независимо от судьбы товарного знака.

Истец не представил доказательств намерения зарегистрировать обозначение на себя, в частности не подавал заявку на тождественное или сходное обозначение. Эти обстоятельства, по выводу ВС, создают разумные сомнения в том, что прекращение охраны позволит истцу реально и законно использовать обозначение. Акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Где ошиблись нижестоящие суды

СИП признал заинтересованность доказанной самим фактом неправомерного использования обозначения истцом и не учел, что права на изображенного персонажа принадлежат ответчику как объект авторского права.

Что это значит для бизнеса

Правообладатели персонажей получают двойную защиту: даже если товарный знак не используется, снять его по иску конкурента, который хочет выпускать товары с тем же героем, будет крайне сложно.

Компаниям, которые планируют «освободить» чужой знак через иск о неиспользовании, нужно заранее проверить, нет ли за обозначением авторских прав — на персонажа, рисунок, логотип.

Как действовать в похожей ситуации

1. Перед иском проверить, является ли обозначение объектом авторского права и кому принадлежат права на него.

2. Подготовить доказательства реального намерения: однородная деятельность, подготовительные мероприятия, заявка на регистрацию собственного обозначения.

3. Направить правообладателю заинтересованное предложение по ст. 1486 ГК РФ и сохранить подтверждение.

4. Правообладателю — в отзыве заявлять об авторских правах на персонажа и о том, что истец не сможет использовать обозначение законно.

5. Ссылаться на п. 1 ст. 1486, ст. 1259, 1270 ГК РФ и позицию ВС по делу № 300-ЭС25-2343.